안녕하세요. 법인 등기 및 상표 등록 전문가 그룹, 헬프미 법률사무소입니다.
야심 차게 상표 출원을 진행했지만 "식별력이 부족합니다"라는 이유로 거절당하는 경우가 생각보다 많습니다. 특히 상표가 '상품의 보통명칭'이나 '성질표시'에 해당한다는 지적은 대표적인 거절 사유인데요. 이런 경우 시간과 비용은 물론, 브랜드 론칭 계획에도 차질이 생길 수 있습니다.
오늘은 헬프미 법률사무소에서 상표 등록의 가장 기본적인 요건인 '식별력', 그중에서도 많은 분들이 어려워하시는 '보통명칭'과 '성질표시' 관련 규정을 중심으로, 어떻게 하면 이러한 거절 사유를 피할 수 있을지 알려 드리겠습니다.
1. 상표의 '식별력', 왜 그렇게 중요할까요?
상표의 본질적인 기능은 내 상품과 다른 사람의 상품을 구별하게 해주는 힘(자타상품 식별력)입니다(상표법 제2조 제1항 제1호). 소비자가 특정 마크를 보고 "아, 이건 OOO 회사 제품이구나!"라고 떠올릴 수 있게 하는 것이죠. 이러한 '식별력'이 없다면 특정인에게 독점적인 상표권을 부여할 의미가 없으며, 오히려 자유로운 시장 경쟁을 방해할 수 있습니다.
이에 따라 상표법 제33조 제1항은 식별력이 없는, 즉 상표로서 등록받을 수 없는 여러 유형을 규정하고 있습니다. 그중에서도 출원인들이 가장 많이 부딪히는 장벽 중 하나가 바로 제1호 '보통명칭'과 제3호 '성질표시(기술적 표장)'입니다.
2. 이런 상표는 NO! - '보통명칭' 상표
- '보통명칭'이란 무엇일까요?
- 해당 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품을 일컫는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 말합니다. 즉, 상품의 이름 그 자체라고 보시면 됩니다.
- 왜 등록이 안 될까요?
- 특정 상품의 일반적인 이름은 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문입니다. 특정인에게 독점권을 주면 다른 사업자들이 해당 상품을 지칭하는 데 큰 어려움을 겪겠죠.
- 보통명칭 상표의 예시
- 지정상품: 사과 → 상표: 애플, 사과 (상품 그 자체의 명칭)
- 지정상품: 커피음료 → 상표: Caffé Latté (커피의 한 종류를 나타내는 명칭)
- 지정상품: 화장품 → 상표: Foundation (화장품의 한 종류인 파운데이션)
- 지정상품: 포장용 필름 → 상표: 랩 (랲) (포장용 필름의 보통명칭)
- 주의할 점
- "보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표"여야 합니다. 즉, 보통명칭이라도 매우 독특하게 도안화되어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도라면 예외적으로 등록될 가능성도 있습니다.
- 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 새로운 의미를 형성하거나 식별력을 갖게 되면 등록 가능성이 생깁니다.
3. 상품 설명은 이제 그만! - '성질표시(기술적) 상표'
- '성질표시 상표'란 무엇일까요?
- 그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(모양)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기 등을 직접적으로 설명하는 표장을 말합니다. 쉽게 말해, 상품의 특징이나 스펙을 그대로 나타내는 이름입니다.
- 왜 등록이 안 될까요?
- 이러한 표시는 상품의 특징을 설명하는 데 필요한 표현이므로, 특정인에게 독점권을 주면 다른 사업자들이 해당 상품의 정보를 제공하는 데 제약을 받게 됩니다. 또한, 소비자 입장에서도 단순한 상품 설명으로 인식될 뿐 특정 출처를 떠올리기 어렵습니다.
- 성질표시 상표의 다양한 유형 및 예시
- 산지표시: (예: '금산인삼'에서 '금산' - 인삼 상품에 사용 시) 해당 지역에서 생산된 것으로 직감되는 경우. 단, 지리적 표시 단체표장 등은 예외입니다.
- 품질표시: (예: '명품', 'SUPER', '1등급' 등) 상품의 품질 상태나 우수성을 직접 나타내는 경우.
- 원재료표시: (예: 'KERATIN'을 샴푸에, '야콘'을 냉면에 사용) 상품의 주원료나 주요 부품을 나타내는 경우.
- 효능표시: (예: '키높이'를 구두에, '생명물'을 광천수에 사용) 상품의 성능이나 효과를 직접 나타내는 경우.
- 용도표시: (예: '이메일 송수신용 소프트웨어'에서 해당 문구) 상품의 사용 목적이나 사용처를 나타내는 경우.
- 형상표시: (예: '265mm'를 신발에) 상품 자체나 포장의 외형, 모양, 크기 등을 나타내는 경우.
- 기타 (수량, 가격, 생산/가공/사용방법, 시기 표시 등)
- 주의할 점
- "보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표"라는 요건은 보통명칭과 동일하게 적용됩니다. 독특한 도안 등으로 식별력을 갖추면 등록 가능성이 열립니다.
- 간접적이거나 암시적인 표시는 성질표시로 보지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 냉장고에 'SMART & SOFT'는 성질을 간접적으로 암시하는 것으로 보아 등록될 수 있습니다.
- 성질표시적 표장끼리 결합해도 새로운 의미가 생기거나 전체적으로 식별력이 인정될 수 있는 경우가 있습니다.
4. 거절 가능성을 낮추는 상표 네이밍/디자인 전략
그렇다면 '보통명칭'이나 '성질표시'라는 이유로 상표 등록이 거절되는 것을 피하려면 어떻게 해야 할까요?
- 좀 더 '창의적'으로 접근하세요!
- 상품이나 서비스의 특징을 직접 설명하기보다는, 새로운 단어를 만들거나(조어상표), 기존 단어라도 상품과는 직접적인 관련이 없는 것을 선택(임의선택상표)하거나, 은유적·암시적으로 표현(암시상표)하는 것이 좋습니다.
- 예시: "빠른 배송 서비스" (성질표시 가능성 높음) → "총알배송", "번개특송" (여전히 성질을 암시하지만 상대적으로 독특) 또는 전혀 다른 독창적인 서비스명 (예: "헬프미퀵").
- 식별력 있는 요소와 '결합'하세요
- 설명적인 단어를 일부 사용해야 한다면, 독창적인 도형, 로고, 또는 다른 식별력 있는 단어와 결합하여 전체적으로 새로운 느낌을 주고 출처표시기능을 강화하는 방법을 고려해볼 수 있습니다. 이때 결합된 요소가 단순한 장식 이상으로, 상표의 핵심적인 부분으로 인식될 수 있도록 구성하는 것이 중요합니다.
- '보통으로 사용하는 방법'을 피하세요
- 같은 단어나 문자라도 매우 독특한 글씨체나 디자인을 적용하여 문자의 의미보다는 시각적인 이미지로 강하게 인식되도록 하면 식별력을 인정받을 가능성이 높아집니다.
5. '사용에 의한 식별력'이라는 예외도 기억하세요!
만약 이미 사용 중인 상표가 위에 언급된 보통명칭이나 성질표시에 해당하여 원칙적으로는 등록이 어렵다고 하더라도, 포기하기는 이릅니다. 상표법 제33조 제2항은 출원 전부터 해당 상표를 꾸준히 사용한 결과, 수요자(소비자 및 거래자)들 사이에서 특정인의 상품 출처를 나타내는 것으로 널리 인식된 경우에는 예외적으로 등록을 허용하고 있습니다. 이를 '사용에 의한 식별력 취득'이라고 합니다.
하지만 이는 상당한 기간 동안 전국적으로 또는 특정 지역에서 독점적으로 사용하여 높은 인지도를 쌓았다는 객관적인 증거(매출액, 광고량, 시장점유율, 소비자 설문조사 등)를 제출해야 하므로, 결코 쉬운 과정은 아니며 전문가의 면밀한 검토가 필요합니다.
6. 성공적인 상표 등록, 철저한 '사전 검토'가 핵심입니다!
'보통명칭'이나 '성질표시'에 해당한다는 이유로 상표 등록이 거절되는 것은 안타까운 일입니다. 하지만 상표법의 기본 원칙과 심사기준을 이해한다면 충분히 전략적으로 접근하여 피해갈 수 있습니다. 창의적인 네이밍과 디자인, 그리고 식별력 있는 요소와의 결합을 통해 브랜드를 나타내는 강력하고 독점적인 상표를 만드시길 바랍니다.
상표 출원을 준비하고 계시거나, 이미 출원한 상표의 식별력에 대해 고민이 있으시다면, 주저하지 마시고 저희 헬프미 법률사무소의 문을 두드려 주십시오. 대형로펌 출신 박효연 변리사/변호사(사시 48회, 서울대 법대)와 헬프미 상표팀이 다년간의 상표 등록 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 최적의 솔루션을 제공해 드리겠습니다.
헬프미 법률사무소가 고객님의 성공적인 브랜드 구축 여정에 든든한 동반자가 되어 드리겠습니다. 감사합니다.
