"내 상표, 등록만 해두면 평생 안전할 줄 알았는데..."
상표 등록을 마친 대표님들이 가장 당황하는 순간 중 하나가 바로 '상표 불사용 취소심판'이 청구되었을 때입니다. 경쟁사나 제3자가 "귀하의 상표는 지난 3년간 사용되지 않았으니 등록을 취소해 주십시오"라고 공격해오는 것입니다.
이는 상표법이 '사용'을 전제로 상표권을 보호하기 때문에 발생하는 문제입니다. 상표법은 등록상표를 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우, 이해관계인이 그 등록 취소를 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 여기서 가장 중요한 점은, 상표를 사용했다는 입증 책임은 공격자(청구인)가 아닌, 방어하는 상표권자(피청구인)에게 있다는 사실입니다.
오늘은 억울하게 상표권을 잃지 않기 위해, 불사용 취소 심판에 어떻게 효과적으로 방어해야 하는지 그 핵심 전략을 상세히 알려드리겠습니다.
1. 방어의 핵심: '상표를 정당하게 사용했다'는 입증
가장 기본적이면서도 강력한 방어 전략은 심판청구일 전 3년 이내에 내 등록상표를 지정상품에 정당하게 사용해왔다는 사실을 구체적인 증거로 입증하는 것입니다.
1.1. 무엇이 법적으로 인정되는 '상표의 사용'인가?
단순히 '우리 회사는 그 브랜드를 쓰고 있다'는 주장만으로는 부족합니다. 상표법은 법적으로 인정되는 '상표의 사용' 행위를 구체적으로 규정하고 있습니다.
- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위.
- 상표를 표시한 상품을 판매, 유통, 전시, 수출입하는 행위.
- 상품에 관한 광고(신문, 잡지, TV, 온라인 등), 정가표, 거래서류(세금계산서, 거래명세서 등)에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위.
- 전기통신회선을 통해 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위.
1.2. 어떤 증거 자료가 필요한가?
입증 책임이 나에게 있는 만큼, 다음과 같은 객관적인 증거 자료를 최대한 많이, 그리고 체계적으로 제출해야 합니다.
- 실물 증거: 상표가 부착된 제품 실물, 포장, 상품에 부착된 태그(Tag)나 라벨 등
- 광고·홍보 자료: 신문/잡지 광고 사본, 방송 광고 영상, 카탈로그, 팜플릿, 온라인 배너 광고 캡처 화면 등 (광고일자나 발행일자가 명시된 것이 중요)
- 거래 서류: 상표와 상품명이 명확히 기재된 세금계산서, 거래명세서, 주문서, 영수증 등 (거래일자, 거래처, 구체적인 품목이 명시되어야 신뢰도가 높음)
- 온라인 사용 증거: 상표를 사용한 공식 웹사이트, 온라인 쇼핑몰 판매 페이지, 블로그, 인스타그램 등 SNS 홍보 게시물 등의 과거 이력 캡처 자료 (게시일자가 반드시 포함되어야 함)
1.3. 등록상표와 '똑같이' 사용해야만 하는가? (상표의 동일성 문제)
많은 분들이 로고의 색상이나 글자체를 조금 바꿔서 사용한 경우를 걱정하십니다. 상표법은 100% 물리적으로 동일하게 사용한 것만 인정하는 것은 아닙니다. 거래 사회의 통념상 동일한 상표로 인식될 수 있는 형태("거래통념상 동일성")의 사용이라면 정당한 사용으로 인정받을 수 있습니다.
예를 들어, 등록상표의 핵심적인 부분은 그대로 두고 부기적인 부분(예: Co., Ltd., ®, ™, 또는 한글 음역)을 생략하거나, 글자체를 약간 변경하여 사용했더라도 전체적인 인상이 동일하다면 유효한 사용으로 인정될 가능성이 높습니다. 하지만 상표의 핵심적인 인상을 바꾸는 중대한 변경은 위험할 수 있습니다.
1.4. 내가 아닌 다른 사람이 사용했는데도 괜찮을까? (사용권자의 사용)
대표이사 개인 명의로 등록한 상표를 법인에서 사용한 경우처럼, 상표권자 본인이 직접 상표를 사용하지 않은 경우에도 방어할 수 있습니다. 상표법은 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자 또는 통상사용권자가 사용한 경우도 상표권자의 정당한 사용으로 인정해주기 때문입니다.
이때 사용을 허락하는 '라이선스 계약서'가 반드시 있어야만 할까요? 물론 계약서가 있다면 가장 확실하지만, 없더라도 방법은 있습니다. 최근 특허심판원 심결에서는 별도의 서면 계약이 없더라도, 상표권자와 실제 사용자 간의 관계(예: 대표이사와 본인 회사) 및 사용 사실에 대한 인지·용인 여부 등 구체적인 사정을 종합하여 '묵시적 통상사용권'이 인정될 수 있다고 판단한 바 있습니다.
2. 또 다른 방어 전략: '사용하지 못한 정당한 이유' 주장
만약 상표를 사용한 증거가 정말로 없다면, 사용할 수 없었던 '정당한 이유'가 있었음을 주장하고 입증하는 방법도 있습니다.
2.1. '정당한 이유'란?
상표권자의 의지와 상관없이 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사유를 의미합니다.
2.2. 인정 가능성이 있는 사유
정부의 판매 금지 조치 등 법률에 의한 규제, 공장 화재, 지진, 홍수 등 천재지변, 사업을 시작하기 위한 정상적이고 합리적인 준비 기간 (단, 구체적인 사업 계획, 설비 투자 증거 등 객관적인 입증이 필요)
2.3. 인정받기 어려운 사유
단순한 자금 부족, 사업 부진, 내부적인 조직 개편 등은 상표권자 개인의 사정으로 보아 정당한 이유로 인정받기 매우 어렵습니다.
이 주장은 법원에서 매우 엄격하게 판단하므로, 정말 특별한 사정이 없는 이상 이 전략에 의존하는 것은 위험할 수 있습니다.
3. 성공적인 방어를 위한 사전 준비: 최고의 방패 만들기
불사용 취소심판이 제기된 후에 허둥지둥 증거를 찾는 것보다, 평소에 미리 대비하는 것이 최선의 방어입니다.
3.1. 주기적인 사용 증거 관리
'상표 사용 증거 폴더'를 만들어 정기적으로 관련 자료를 날짜와 함께 저장하고 관리하는 습관을 들이세요.
3.2. 명확한 라이선스 관리
만약 제3자(자회사, 대리점 등)나 대표이사 개인이 소유한 상표를 법인에서 사용한다면, 간단하게라도 '상표 사용허락(라이선스) 계약서'를 작성하여 사용 관계를 명확히 해두는 것이 가장 안전합니다.
3.3. 상표 포트폴리오 점검
정기적으로 보유한 상표 목록을 검토하세요. 현재 사업과 관련이 없는 상품에 등록된 상표는 없는지, 더 이상 사용하지 않는 상표는 없는지 점검하고, 필요하다면 일부 권리를 포기(권리 일부 포기)하여 분쟁의 소지를 줄이는 것도 전략입니다.
4. '관리'가 곧 최고의 '방어'입니다.
상표 불사용 취소 심판은 상표권자에게 입증 책임이 있어 철저한 사전 준비와 법리적 대응이 매우 중요합니다. 내 상표를 사용한 명확한 증거를 제시하거나, 그것이 어렵다면 사용하지 못한 정당한 이유를 입증해야만 소중한 권리를 지킬 수 있습니다.
가장 좋은 방어는 공격의 빌미를 주지 않는 것입니다. 평소에 내 상표를 꾸준히 사용하고 그 증거를 관리하는 것이야말로 내 브랜드를 지키는 가장 확실한 방법입니다.
이처럼 상표권 분쟁은 복잡한 법리와 사실관계 입증이 얽혀 있습니다. 저희 헬프미는 상표 등록 단계부터 고객님께 이러한 관리의 중요성을 안내하며, 분쟁 발생 시에는 경험 많은 대형로펌 출신 박효연 변리사/변호사(사시 48회, 서울대 법대 졸업)가 상표팀과 함께 고객님의 소중한 권리를 지킬 수 있도록 최적의 법률 서비스를 지원합니다.
내 브랜드의 법적 방패, 헬프미와 함께 더욱 튼튼하게 만드시길 바랍니다. 감사합니다.
